BPI Sports LLC対Saurabh Gulati and Anrの事案では、デリー高等裁判所への是正申立において、栄養補助食品を扱う有名企業である申立人が、不誠実を理由とする登録商标の取り消しに成功しました。申立人は、被申立人がインドで「BPI Sports」という商标を不正に登録したとして、商标登録の是正を求めました。同社は、被申立人は申立人がインドで権利を取得するのを妨害する目的で、商标の不正登録を行ったと主張しました。
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申立人は、「BPI Sports」という標章が米国で先行して採用され、使用されているという事実を根拠として、この標章に対するコモンロー上の権利を有すると主張しました。彼らは、この商标は自社製品の出所識別標識として広く認識されており、被申立人が同一の商标を採用することで、市場に混乱が生じると主張しました。申立人は、被申立人は申立人の商品の輸入業者として取引関係にあったため、申立人の標章と評判について認識があった、と主張しました。申立人は、標章の使用という行為のみでも、コモンロー上の権利を取得する十分な根拠になると主張しました。申立人はその主張を裏付けるために、電子メールのやり取り、請求書、種々の方法を介してインド市場で認知されていた標章の国際的な評判を、証明資料として提出しました。
申立人は1999年商标法第11条3项に基づいて、この请求を行いました。この条项では、商标间の欺瞒的类似を伴うパッシングオフによって商标の使用が妨げられる可能性がある场合、その商标の登録は认められません。この规定の目的は、消费者が误解に陥るのを防ぐことです。パッシングオフの构成要件には、被告の商品が原告の商品であると消费者に误解させる表示の存在が含まれるため、商标が主に海外で使用されている场合、商标の海外での评判がインドに及んでいることを証明する必要があります。そして、原告はその主张の里付けとなる名声や评判を取得していなければなりません。
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しかし裁判所は、最高裁判所がトヨタ事件で示した原则を适用し、国境を越えた评判についての証拠は説得力がないと判断しました。その証拠は、申立人の标章が付された商品の输入を証明する１枚の请求书でした。他の请求书は米国内で贩売された商品に関するもので、インド国内での商品の贩売またはインドへの商品の输入を示すものではありませんでした。その结果、裁判所は、申立人は国境を越えた评判がインドで形成されていることについて、十分な証拠を提出しておらず、被申立人の商标に対するパッシングオフを証明することはできない、と判断しました。したがって、申立人は、第11条3项に基づいて登録商标を取り消すことはできませんでした。
裁判所は次に、同法第11条第10项(颈颈)に规定されている、商标の不诚実な採用に関する问题を検讨しました。同法は、出愿人が不诚実な意図を持って登録することを明示的に禁じていませんが、裁判所は同条项を立法目的に沿って解釈し、商标法における不诚実の概念を分析しました。不诚実とは一般的に、不実、诈欺、または他者を误解させたり欺いたりする意図や、第叁者の権利を侵害する不当な行為が含まれます。不诚実な行為の一形态である商标の不正登録とは、第叁者の商标を、正当な権利者が権利を确保する前に登録することです。
また、裁判所はドメイン名登録に関连する不诚実な行為にも言及し、ドメイン名の商标権者への売却や竞合他社の事业の妨害などの行為も、不诚実な行為に含まれるとしました。
この事案では、被申立人は、申立人が米国で「BPI Sports」という商标を先に登録していたにもかかわらず、この商标を登録したため、不正登録を行ったとして非難されました。被申立人は、申立人の商品の輸入業者の地位を利用して申立人の評判を悪用し、商标登録を妨害することを意図していました。裁判所は、これらの行為は商标の不正登録に該当し、第11条第10項(ii)の対象となる不誠実な行為であると判断しました。
裁判所は、被控诉人の商标が不正に登録されていることを明确に示し、商标登録簿からの削除を命じました。この判决は、不正な登録を防止し、正当な商标権者の権利を保护することの重要性を浮き彫りにしています。
この判决は、商标登録における不诚実性の重要性を际立たせ、今后の基準を设定しました。また、商标登録の完全性を维持し、知的财产の保护を通じて公正な惯行を促进する必要性に対する认识を高めるものとなりました。
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